La Cour de Justice de l’UE confirme et nuance la jurisprudence concernant l’infraction de marque dans Google AdWords

De vermelding “tweedehands” of “gebruikt” bij een merk in Google AdWords reclame door een derde is geen gegronde reden voor de merkhouder om het gebruik van zijn merk te verbieden. Het vervangen op een website van het merk op de waar door een eigen etiket is dat wel, ook als dit merk wordt gebruikt als Google AdWord voor deze website. Een merkinbreuk via Google AdWords conform de Google/Vuitton beslissing van het HJEU kan hoogstwaarschijnlijk niet worden gerechtvaardigd door het gebruik van het merk ter aanduiding van de soort, de bestemming, …van de waar of dienst, tenzij uitzonderlijk, als er specifieke omstandigheden bestaan die overeenkomen met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel.

In een nieuwe zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) over een mogelijke merkinbreuk bij het gebruik door een adverteerder van een Google AdWord stonden twee Nederlandse ondernemingen die bouwsystemen aanboden via internet, Portakabin en Primacabin, tegenover elkaar.

Het HJEU bevestigt opnieuw het basisprincipe uit het Google/Vuitton arrest dat een adverteerder een merkinbreuk pleegt wanneer hij een teken dat gelijk is aan een merk als Google AdWord aanvraagt en gebruikt, zonder toestemming van de merkhouder, en zo reclame maakt voor dezelfde waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Een bijkomende voorwaarde daarbij is dat het voor de gemiddelde internetgebruiker daardoor moeilijk of onmogelijk is om te weten of de waren en diensten die via de Google AdWord worden aangeboden afkomstig zijn van de merkhouder of van een met hem economisch verbonden onderneming, dan wel in tegendeel van een derde.

Dit basisprincipe werd door het Hof verder genuanceerd. Een van de vragen die in dit nieuwe arrest ter discussie stond, was of het registreren en gebruiken van AdWords die minimaal verschillen van een merk ook een merkeninbreuk kunnen uitmaken. In dit geval ging het concreet om Primacabin die naast het merk Portacabin van zijn concurrent ook nog als Google Adword Portacabin, Portokabin en Portocabin registreerde opdat toch haar Google AdWord zou verschijnen indien de internaut zich van spelling zou vergissen. Het Hof besliste hierover dat wanneer het verschil tussen het merk en de eigenlijke Google AdWord dermate onbeduidend is zodat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnapt, er automatisch, onder de hierboven vermelde voorwaarden, een merkinbreuk bestaat. Wanneer het verschil groter is en de gemiddelde consument dit ook opmerkt, valt men terug op de basisprincipes van het merkenrecht en dient te worden beoordeeld of er overeenstemming is tussen merk en teken en of de gemiddelde consument kan worden verward door het gebruik van de Google AdWord.

Daarnaast moest het Hof antwoord geven op een interessant verweer van Primakabin, die stelde dat het volgens artikel 6 van de richtlijn 89/04 toegelaten is voor een derde om zonder toestemming van de merkhouder diens merk te gebruiken wanneer dit nodig is om de soort, de bestemming, kwaliteit, hoeveelheid, … van een product of een dienst aan te duiden. Het HJEU besliste dat het onwaarschijnlijk zal zijn dat een Google AdWord enerzijds het aan de internet gebruiker moeilijk of onmogelijk maakt om te weten of hij te maken heeft met waren of diensten van een merkhouder of een verbonden vennootschap, of in tegenstelling van een derde, maar deze praktijk anderzijds toch nog zou overeenkomen met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wordt gebruikt. Het Hof sluit de deur toch niet helemaal en preciseert dat het in elk geval aan de nationale rechter toekomt om op basis van alle feiten en omstandigheden deze kwestie te beoordelen.

Tenslotte merkte Primakabin nog op dat het expliciet toegelaten is voor een derde het merk van de merkhouder te gebruiken voor waren die door of met toestemming van de merkhouder in het economische verkeer werden gebracht, zoals tweedehands waren. Hiertegen kan de merkhouder zich enkel verzetten, indien hij daarvoor een gegronde reden heeft. In het kader van het specifieke geval oordeelde het Hof dat het gebruik van woorden “gebruikt” of “tweedehands” in reclame via Google Adword voor een merk, op zich geen gegronde reden is voor de merkhouder zich tegen dit gebruik van het merk te verzetten. Dit zou wel het geval zijn, indien de derde een merk gebruikt in Google AdWords en op de respectievelijke website het merk op een product heeft vervangen met een eigen etiket. Tenslotte oordeelde het Hof nog dat het aanbieden op een website van tweedehands merkproducten via reclame op Google AdWords, naast tweedehands producten van concurrerende merken, op zich geen gegronde reden kan uitmaken, tenzij wanneer het imago van het merk ernstig zou worden beschadigd door de omvang, presentatie, of de slechte kwaliteit van de tweedehandsproducten van de andere merken.