In een geschil tussen twee Duitse pornoboeren bevestigt het Hof van Justitie van de EU haar standpunt uit de Google AdWords – zaken
De merkhouder is gerechtigd aan een adverteerder te verbieden om, d.m.v. een sleutelwoord identiek aan het merk door de adverteerder gekozen zonder de toestemming van de merkhouder in het kader van een verwijzingsdienst op internet, reclame te maken voor goederen en diensten identiek aan de goederen en diensten waarvoor het betreffende merk geregistreerd is, wanneer de reclame niet toelaat, dan wel op moeilijke wijze, aan de gemiddelde internetbezoeker om te weten of de goederen en diensten geviseerd in de reclame afkomstig zijn van de merkhouder, of van een onderneming economisch verbonden met de merkhouder, dan wel van een derde.
In haar arrest van 26 maart 2010 in de zaak C-91/09 tussen partijen Eis.de GmbH en BBY Vertriebsgesellschaft mbH, beide handelaar in erotische zaken, volgt het Hof haar eerdere beschikkingen in Google-AdWords-zaken.
In casu betrof het wederom de betalende referentiedienst van Google, AdWords. Deze dienst laat toe om via de keuze van één of meerdere sleutelwoorden, een publicitaire link naar een bepaalde website te laten verschijnen.
De Duitse onderneming BBY Vertriebsgesellschaft mbH, dewelke erotische artikelen verkoopt op haar website www.bananabay.de , is de titularis van het Duitse woordmerk Bananabay1.
De tegenpartij in deze zaak, Eis.de, verkoopt eveneens erotische artikelen via haar website www.eis.de/erotikshop. Zij heeft als sleutelwoord voor de referentiedienst “AdWords” de term “Bananabay” gekozen, i.e. het merk van BBY, waardoor haar reclamebericht op Google verscheen telkens een internetbezoeker de zoekterm ingaf.
In 2007 is Eis.de voor deze feiten veroordeeld door de Duitse rechtbank van eerste aanleg zowel als door het Duitse Hof van Beroep wegens merkinbreuk, en kreeg bijgevolg het verbod opgelegd de litigieuze zoekterm nog te gebruiken.
Daarop stapte Eis.de naar het Duitse Hof van Cassatie die de betreffende vraag aan het Europese Hof van Justitie voorlegde.
Het Hof had reeds in de zogenaamde “Google” arresten2 bevestigd dat zelfs nu het merk op zich niet in het reclamebericht gelinkt aan de zoekterm verschijnt, de aangeklaagde praktijk wel een gebruik van het merk in het economisch verkeer uitmaakt, en tevens een gebruik voor de goederen en de diensten van de adverteerder.
Nu diende nog te worden nagegaan of de andere voorwaarden van het betreffende artikel 5 van de Richtlijn waren vervuld, met name, pleegt het gebruik van een merk als sleutelwoord in een referentiesysteem op internet inbreuk op één van de functies van het merk, i.e. volgens de Google-arresten, de publiciteitsfunctie en de functie ter aanduiding van de afkomst.
In de Google-arresten werd reeds gesteld dat het sleutelwoord-gebruik geen inbreuk maakt op de reclamefunctie van een merk.
Met betrekking tot de functie ter aanduiding van de oorsprong van een merk, stelde het Hof nu dat artikel 5 §1 a) van de eerste Richtlijn 89/104/CEE van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van de merkenwetgeving van de lidstaten , zo diende te worden geïnterpreteerd dat de merkhouder gerechtigd is om te verbieden aan een adverteerder om, d.m.v. een sleutelwoord identiek aan het merk door de adverteerder gekozen zonder de toestemming van de merkhouder in het kader van een verwijzingsdienst op internet, reclame te maken voor goederen en diensten identiek aan de goederen en diensten waarvoor het betreffende merk geregistreerd is, wanneer de reclame niet toelaat, dan wel op heel moeilijke wijze, aan de gemiddelde internetbezoeker om te weten of de goederen en diensten geviseerd in de reclame afkomstig zijn van de merkhouder, of van een onderneming economisch verbonden met de merkhouder, dan wel van een derde.
------------------
1 Het volledige arrest, heden enkel beschikbaar in Duits en Frans is integraal beschikbaar op: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79899673C19090091_1&doc=T&ouvert=T&seance=ORD
2 HvJ, 23 maart 2010, arresten C 236/08 tot C-238/08
