Om geldig te zijn moet een merk onderscheidend vermogen hebben: het merk moet voor de consument de waren en diensten van een bepaalde onderneming duidelijk onderscheiden van de waren en diensten van een andere onderneming.
Bij logo’s en namen zijn consumenten gewoon dat ze deze onderscheidende functie vervullen. Voor het uitzicht of de vorm van een verpakking is dat minder het geval. Verpakkingsvormen zal de consument eerder als decoratie opvatten en niet als een manier om te verwijzen naar de onderneming. Het Hof van Justitie stelt daarom als voorwaarde voor de geldigheid van merkregistraties op (vormen van) verpakkingen dat deze voldoende afwijken van wat in de betrokken sector gangbaar is qua vorm.
Het Hof kreeg recent de vraag of voor een merk dat bestaat uit een kleurpatroon op een bus, trein, tram of ander voertuig, dat patroon eveneens significant moet afwijken van wat gangbaar is in de sector. De concrete aanleiding voor de vraag was een kleurpatroon dat was aangebracht op de bus van een Zweedse vervoersmaatschappij:
Het Hof van Justitie oordeelde dat voor kleurpatronen aangebracht op specifieke plaatsen van de goederen (hier een bus), niet moet nagegaan worden of het teken significant afwijkt van de norm die gangbaar is in de sector. De drempel om een geldig merk te bekomen ligt hier bijgevolg lager dan bij driedimensionale merken, zoals verpakkingsvormen.
Het volstaat om na te gaan of de kleurencombinaties aangebracht op de bus – of op enig ander goed – de gemiddelde consument in staat stellen om de (vervoers)diensten van deze onderneming zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van diensten die door andere ondernemingen worden verricht. De perceptie door de consument is doorslaggevend en niet de vraag of de kleurpatronen al dan niet significant afwijken van wat gangbaar is in de (vervoers)sector.