Zoals je ongetwijfeld al hebt gehoord, heeft de Sp.a haar oog laten vallen op ‘Vooruit’ als nieuwe naam. Een merkenconflict dat al heel wat aandacht kreeg in de media …
Over smaken en kleuren valt niet te twisten, maar wat betreft de implicaties van deze naamkeuze op merkenrechtelijk vlak, hebben wij én de Vooruit in Gent wel een duidelijke mening.
Het Gentse kunstencentrum vreest ervoor dat deze naamkeuze van de Sp.a de oorzaak kan vormen voor verwarring over de naam, maar ook over de (politieke) onafhankelijkheid van het kunstencentrum. De Vooruit hecht enorm veel waarde aan haar naam, desondanks achtte ze het al die tijd onnodig om deze naam officieel als een merk te deponeren. Pas nadat de Sp.a deze naam op 28 juli 2020 als een merk gedeponeerd had, deponeerde de Vooruit de naam één dag later zelf. Doordat ze deze naam niet eerder gedeponeerd heeft, staat de Vooruit nu veel minder sterk in haar schoenen tegenover de Sp.a en diens gebruik van de naam ‘Vooruit’. Nochtans is niet alle hoop verloren, zo zou de Vooruit zich mogelijks kunnen beroepen op een merkdepot te kwader trouw en zo de nietigheid van de merkregistratie vragen. Wat de slaagkansen daarvan zijn is nog een andere vraag.
Reden tot paniek in dit merkenconflict?
Dat het kunstencentrum uit Gent niet gelinkt wil worden met een politieke partij is begrijpelijk. Desondanks volstaat deze jammerlijke tegenvaller niet om te kunnen spreken van een merkregistratie te kwader trouw. Vooraleer er sprake is van een merkdepot te kwader trouw moet eerst worden vastgesteld dat de aanvrager wist of behoorde te weten dat een ander een (soort)gelijk teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor de inschrijving is gedaan. Daarnaast moet de aanvrager de bedoeling hebben om de oorspronkelijke gebruiker (met het niet-geregistreerde merk) te hinderen.
Hoewel de Vooruit een instituut is in Gent, is zij niet de enige die gelinkt kan worden met de naam ‘Vooruit’. Hierbij denken we aan de socialistische onderneming ‘Vooruit’ die reeds in 1880 tot leven is geroepen en waaruit o.a. een dagblad en een sociale ontmoetingsplaats in Gent uit voortkwam. Deze droegen allemaal de naam… jawel, je raadt het goed, ‘Vooruit’. De Sp.a heeft deze naam dus absoluut niet zomaar uit de lucht gegrepen. Wie was er dus eerst?
Los daarvan moet er ook gekeken worden of er verwarring kan ontstaan tussen beide gebruikers van de naam. In eerste instantie lijkt het programma van een politieke partij heel anders dan het programma van een kunstencentrum. Desondanks werden beide merken geregistreerd voor 2 gemeenschappelijke merkklassen. Wanneer je een merk deponeert moet je namelijk aangeven voor welke goederen of diensten je het merk wil gebruiken (klassen). De overlappende klassen van de Sp.a en de Vooruit zijn klasse 35 voor ‘reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie en administratieve diensten’ en klasse 41 voor ‘opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten’. Ondanks dat de Vooruit en de Sp.a een toch wel verschillende invulling hebben gegeven aan deze klassen, wil dit toch zeggen dat ze de merknaam gaan gebruiken voor deels overlappende doeleinden. Dit kan dan weer in het voordeel spelen voor de Vooruit indien zij willen aantonen dat er sprake is van een merkdepot te kwader trouw.
Bovendien is het merkdepot van Sp.a op een toch wel zeer opmerkelijke wijze verlopen. Zo werd het woordmerk ‘Vooruit’ op 28 juli 2020 eigenlijk op naam van Esther Gomez Garcia gedeponeerd, een Spaanse vrouw die werkzaam is bij een Gents intellectueel eigendomsrecht-bureau. Bij dit merkdepot gaf ze aan dat het merk gebruikt zou worden voor voornamelijk politieke doeleinden. Later blijkt nu ook dat niet zij, maar wel Sp.a de eigenlijke merkhouder van het merk is. Duidt dit erop dat de Sp.a zich ervan bewust was dat ze zich hiermee toch wel eens in gevaarlijke wateren kan begeven?
De problematiek van een vergeten (?) merkdepot
We stellen verbazend genoeg vast dat grote en bekende instituten zoals de Vooruit blijkbaar geen aandacht hebben voor de bescherming van hun merk, hun naam en dus hun imago. Een merkdepot is echter geen luxe, een merkdepot is basic risk management en IP protection binnen je bedrijf. Dat geldt overigens niet enkel voor de grote ondernemingen. Ook kleine KMO’s zouden tijdig hun naam en logo moeten beschermen, samen met alle relevante domeinnamen.
Wat is nu het gevolg indien je dit niet doet? Zonder merk zal je in principe derden niet kunnen beletten dezelfde naam te gebruiken voor hun waren of diensten, ook niet wanneer er daardoor verwarring voor klanten ontstaat. Dit kan voor de Vooruit dus wel eens een grote stap ‘achteruit’ betekenen.
Hoe bescherm je dan je merk?
Hoe kan je je merk nu concreet beschermen? Dit doe je door je merk te registreren (ook wel ‘deponeren’ genoemd). Het klinkt misschien als een ‘ver van jouw bed-show’, maar dat is het allesbehalve. Bovendien hoeft dergelijk merkdepot echt niet veel te kosten.
Concreet moet je opletten voor:
- Is je naam origineel genoeg en voldoende afwijkend van andere merk- en handelsnamen?
- Is je naam onderscheidend genoeg om niet als te beschrijvend beschouwd te worden?
- Wil je je naam zelf beschermen, of eerder je logo of misschien een combinatie van beide?
- Welke goederen ga je verkopen of welke diensten ga je leveren, binnen welke klasse passen die het best en hoe omschrijf je je eigen activiteiten binnen een bepaalde klasse best?
- Op welk grondgebied ga je actief zijn, vandaag, maar ook in de toekomst?
- Hoe zorg je ervoor voor, tijdens en na je merkaanvraag dat derden je rechten respecteren (d.m.v. een goede domeinnaamstrategie, contractuele beschermingen, goede merkbewaking, …)?
- Hoe optimaliseer je fiscaal gezien je merkenportefeuille en bij uitbreiding je ganse intellectuele eigendom?
Lessons learned bij dit merkenconflict
De boodschap die je moet meenemen uit deze (mogelijks) harde les voor de Vooruit, is dat je beter op veilig speelt qua merkbescherming wanneer je zelf een onderneming opstart en dat je hierbij snel moet handelen. Ook wanneer je een kleine speler bent is het van belang om de registratie van je naam, logo, domeinnaam … serieus te overwegen. Moest er later een andere speler op het toneel verschijnen met bijvoorbeeld dezelfde naam die verwarring kan veroorzaken, dan kan je zonder een geregistreerd merk wel eens met de gebakken peren zitten.
Je kan veel zelf doen, maar dit is eigenlijk specialistenwerk.
Auteur: Sophie Vercraeye, Advocaat
