Een recent arrest van het Europees Hof van Justitie maakt duidelijk dat merkaanvragers erg voorzichtig moeten zijn bij een merkdepot en de precieze draagwijdte van de goederen en diensten waarvoor ze bescherming vragen goed moeten aflijnen.
De neiging bestaat bij een merkdepot om een zo breed mogelijke bescherming te vragen voor alle mogelijke toepassingen. Het Skykick-arrest dat we hieronder kort toelichten, leert ons echter dat in zo’n geval het risico bestaat dat je merk achteraf nietig verklaard kan worden als er sprake was van kwade trouw of dat het voorafgaand geweigerd wordt door het merkenbureau.
Het deponeren van een merk vergt dan ook aandacht, nauwkeurigheid en een grondige overweging van wat wel en niet verantwoordbaar binnen de activiteiten van de aanvrager ligt.
Een merk deponeren
Als je een merk deponeert in de EU en het Verenigd Koninkrijk, dan geldt de bescherming van je merk alleen voor de algemene klasse van goederen en diensten die je hebt aangeduid. Er is een beperkte lijst van 45 klassen waaruit je kan kiezen. Wie software ontwikkelt bijvoorbeeld, kan zijn naam beschermen binnen de klasse 9, die software beschermt en binnen de klasse 42, die diensten binnen de softwarewereld (zoals development) beschermt. Binnen een standaard merkendepot kan je twee klassen kiezen en die keuze vergt een goede afweging vooraf. Uitbreiden naar drie of meer klassen brengt extra kosten met zich mee.
Dit impliceert echter niet dat je bescherming krijgt voor alles wat onder “Software” gecatalogeerd kan worden. Je moeten binnen elke klasse zeer precies specificeren welke goederen of diensten je precies wil beschermen (“specificaties”). In ons voorbeeld voor software zou dat kunnen zijn “besturingsprogramma’s” of “computer game software”.
Wie zijn merk wil beschermen, wil natuurlijk altijd een zo breed mogelijke bescherming bekomen. Daardoor bestaat de neiging al vlug om zoveel mogelijk specificaties te kiezen en deze zo ruim mogelijk te formuleren om zo de merkbescherming zo breed mogelijk te maken.
Maar zijn hier grenzen aan? Wat als je hiermee anderen onverantwoord belemmert in hun handelsactiviteiten? Wanneer wordt de maximalisatie van je merkbescherming een misbruik van het merkenrecht systeem?
Kernvraag: kan ik een merk beschermen voor goederen of diensten die ik helemaal niet verkoop…?
Bovenstaand pijnpunt binnen het merkenrecht werd nogmaals goed blootgelegd in de Skykick-zaak (zaak C‑371/18).
Sky is een bekend media- en omroepbedrijf met een aantal Uniemerken (“SKY”) en beschuldigt Skykick, een klein softwarebedrijf, van inbreuken op haar merk doordat ze het beeldmerk “Skykick” gebruikt.
Skykick countert deze beschuldigingen en gaat in de tegenaanval door op haar beurt de geldigheid van de merken van Sky aan te vallen wegens:
- een gebrek aan heldere en precieze specificaties
- een registratie ter kwader trouw
Skykick is daarbij van mening van Sky ten onrechte haar merken ook beschermd heeft voor “computersoftware”. Sommige van Sky’s producten zijn weliswaar gerelateerd aan computersoftware, maar ze verkoopt eigenlijk helemaal geen software en er is evenmin bewijs dat hier toekomstplannen voor zijn. In zo’n geval, zegt Skykick, kan Sky geen merkbescherming krijgen voor toepassingen die onder “computersoftware” vallen.
De twee kernvragen die zich hier stellen zijn:
1) Kan een onvoldoende duidelijk of nauwkeurige specificatie (zoals ‘computersoftware’, ‘financiële diensten’, ‘telecommunicatiediensten’, …) een nietigheidsgrond betreffen voor een merk?
2) Is er sprake van kwade trouw als een merk wordt geregistreerd voor goederen en diensten waarvoor de aanvrager niet de intentie heeft om het merk te gebruiken?
En wat zegt het Europees Hof nu precies…
Het Hof veegt in se de argumenten van Skykick van tafel, in die zin dat het van oordeel is dat onduidelijke en vage specificaties een gemeenschaps- of nationaal merk niet geheel of gedeeltelijk ongeldig maken. De reden hiervoor is volgens het Hof dat een brede merkinschrijving niet strijdig is met de openbare orde. De merken van Sky zijn dus geldig en Skykick kan de nietigheid ervan niet vorderen.
Dat betekent met andere woorden dat de brede merkinschrijving van Sky gewoon geldig is en dat zij dus een merkdepot kon nemen waarin ook “computersoftware” opgenomen was, ondanks het feit dat zij helemaal geen software verkoopt. Dat betekent meteen ook dat Sky hoogstwaarschijnlijk wel degelijk aan Skykick zal kunnen verbieden om het merk ‘Skykick’ te gebruiken voor computersoftware.
Op het eerste zicht kunnen merkaanvragen zo breed mogelijk genomen worden in de toekomst, aangezien ze achteraf om die reden toch niet vernietigd kunnen worden. Maar het Hof voegt aan haar arrest wél toe dat de nationale merkenbureaus en het EUIPO (het Europese merkenbureau) nog steeds een voorafgaande controle kunnen doen op het moment van de registratie en op dat moment merken kunnen weigeren omdat ze te vaag of te breed geformuleerd zijn. Het blijft dus voor merkaanvragers belangrijk om ervoor te zorgen dat hun aanvraag zo precies mogelijk de specificaties omschrijft waarvoor ze bescherming zoeken, op het risico om de aanvraag geweigerd te zien met alle daaraan verbonden kosten.
Maar wat als er sprake is van kwade trouw?
Als er daarentegen sprake is van kwade trouw en men kan aantonen dat de merkhouder in werkelijkheid helemaal geen intentie heeft om het merk te gebruiken voor bepaalde specificaties waarvoor wel bescherming gevraagd wordt, kan dit volgens het Hof wel degelijk wél leiden tot de ongeldigheid van het merk. Deze ongeldigheid geldt weliswaar énkel voor de specificaties die ter kwader trouw geregistreerd zijn.
Er is sprake van kwade trouw als de merkhouder de aanvraag heeft ingediend:
(1) louter met de intentie om de belangen van derden oneerlijk te ondermijnen of
(2) om een exclusief recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die van de functies van een merk.
Het feit dat men op het ogenblik van de merkaanvraag een bepaald product nog niet verkoopt of een bepaalde dienst nog niet levert, betekent echter niet automatisch dat er sprake is van kwade trouw. Dit zou immers onredelijk zijn, gezien vele ondernemingen bij de aanvang van hun activiteiten het kapitaal of de expertise missen om reeds al hun toekomstplannen uit te voeren. Er is wél sprake van kwade trouw als je een merk enkel deponeert om een ander bedrijf te blokkeren, natuurlijk.
Waarom is dit zo belangrijk?
Het wordt interessant om te volgen hoe het EUIPO en andere instanties dit arrest gaan toepassen bij het verlenen van nieuwe merken. Advocaat Generaal Tanchev maakte immers zeer terecht de bedenking in zijn conclusie dat als registraties te eenvoudig of te breed verkregen kunnen worden, dit tot gevolg zou hebben dat het voor derden moeilijker wordt om de markt te betreden door een verminderd aanbod van geschikte handelsmerken. Bijgevolg verkrijgt de merkhouder een onrechtvaardig monopolie en kan deze zijn prijzen verhogen, wat strijdig is met het algemeen belang.
Voor wie een merkaanvraag overweegt betekent het arrest vooral dat de aanvrager zéér goed moet nadenken waarvoor hij precies bescherming vraagt. Bij te vage of te brede omschrijvingen riskeert de aanvraag immers geweigerd te worden, wat onnodige extra kosten voor een nieuwe aanvraag met zich meebrengt. Bij een depot dat achteraf als te kwader trouw beschouwd wordt omdat men alleen maar “de markt wou bezetten” riskeert men achteraf zelf vernietiging, wat nog meer kosten meebrengt. Win dus tijdig professioneel advies in en laat je begeleiden bij elke merkaanvraag.
Sophie Vercraeye
