In een doorhalingsprocedure voor het “EU Intellectual Property Office”, of EUIPO, slaagde de Ierse fastfood-keten “Supermac” er op 11 januari 2019 in om het woordmerk “Big Mac” van McDonald’s vervallen te laten verklaren. De bewijslast om het gebruik van een geregistreerd merk aan te tonen ligt juridisch gezien bij de merkhouder (hier McDonald’s ). In dit artikel wordt gekeken naar het verloop van deze procedure, de uitspraak van het EUIPO, en wat dit betekent voor McDonald’s.
De procedure tot vervallenverklaring van een merk
Supermac verwijt McDonald’s al enkele jaren misbruik te maken van hun machtspositie, vooral met betrekking tot toegang tot de Europese markt. In het kader van deze spanningen tussen beide fastfoodketens spande Supermac bij het EUIPO een procedure aan tot vervallenverklaring van het merk “Big Mac”.
Een geregistreerd Uniemerk kan in zo’n procedure op verschillende gronden worden vervallen verklaard. Supermac koos in dit geval voor de grond dat het merk “Big Mac” gedurende vijf jaar niet normaal in de EU is gebruikt voor de goederen of diensten waarvoor het ingeschreven is.
Aangezien het moeilijk is voor Supermac om via een “negatief bewijs” een gebrek aan gebruik aan te tonen, valt de bewijslast voor gebruik van het merk op de eigenaar van het merk, nl. McDonald’s. McDonald’s moest in deze procedure dus aantonen dat ze gedurende vijf jaar een normaal gebruik heeft gemaakt van het merk “Big Mac”. McDonald’s legde hiervoor meerdere bewijsstukken neer: drie beëdigde verklaringen van vertegenwoordigers van McDonald’s uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die verkoopcijfers van de Big Mac aantonen; verpakkingen, brochures en menu’s waarop de Big Mac vermeld staat; screenshots van websites van McDonald’s uit verschillende landen waarop de Big Mac afgebeeld staat; en een screenshot van de Wikipedia-pagina van de Big Mac.
De uitspraak van het EUIPO: Bewijslast – McDonald’s bewijst niet dat het merk “Big Mac” effectief gebruikt wordt
Toen volgde een verrassing van formaat: Het EUIPO beschouwde de bewijzen van McDonald’s als onvoldoende en verklaarde het merk “Big Mac” vervallen. Het EUIPO oordeelde dat McDonald’s er niet in slaagde de reikwijdte van het gebruik van het merk (“extent of use”) aan te tonen. Bij het bewijs van het gebruik van het merk moet volgens het EUIPO rekening worden gehouden met verschillende factoren: o.a. de aard van de goederen of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, de karakteristieken van de betrokken markt, de territoriale reikwijdte van het gebruik, het commerciële volume, de duur van het gebruik, en de veelvuldigheid van het gebruik. McDonald’s toonde volgens het EUIPO geen van deze factoren aan.
Concreet gezien vond het EUIPO dat de bewijzen van McDonald’s te eenzijdig waren. De beëdigde verklaringen gingen uit van vertegenwoordigers van McDonald’s zelf. De screenshots van de websites, de brochures en de verpakkingen gingen ook uit van McDonald’s zelf. De vermelding van het merk op een website bewijst volgens het EUIPO geen “genuine use” van het merk, tenzij de website ook de plaats, de tijd en de reikwijdte van het merk vermeldt (of tenzij dit door de merkhouder op een andere manier bewezen wordt). McDonald’s legde blijkbaar ook geen bezoekcijfers van de websites voor, bewees niet hoeveel verkopen plaats vonden via de websites, enz. De screenshots van de websites toonden niet aan hoeveel hamburgers te koop werden aangeboden of effectief verkocht werden (per land/plaats of in een bepaalde tijdsperiode). Ook voor de brochures werden geen oplagecijfers voorgelegd, werd niet bewezen aan wie deze aangeboden werden, noch dat deze geleid hebben tot effectieve verkopen. Wat betreft de verpakkingen, merkt het EUIPO op dat McDonald’s geen onafhankelijk gecontroleerde cijfers voorlegde i.v.m. de effectieve verkopen gerelateerd aan de verpakkingen. Ook de Wikipedia pagina kon niet overtuigen, aangezien deze vrij makkelijk kan aangepast worden, en een dergelijke pagina volgens het EUIPO enkel bewijswaarde kan hebben in combinatie met andere factoren.
McDonald’s had dus essentieel een bewijsprobleem: de bewijzen die voorgelegd werden waren niet concreet genoeg om de effectieve verkoopcijfers en omzetcijfers van het merk aan te tonen.
Wat betekent de uitspraak voor het woordmerk “Big Mac”?
Door de bekendheid van het merk “Big Mac” heeft deze uitspraak meerdere krantenkoppen gehaald. Ook Supermac was zeer enthousiast over de uitspraak, en noemde het een David-tegen-Goliath-overwinning, en een opsteker voor alle kleine ondernemingen die moeten opboksen tegen de macht van grote multinationals. Mogelijks komt dit enthousiamse wat vroeg, aangezien McDonald’s ongetwijfeld in beroep zal gaan.
Eigenlijk is deze uitspraak vooral een blamage voor de advocaten van McDonald’s. In merkdossiers is het van essentieel belang om concreet te bewijzen dat het merk effectief gebruikt wordt. Dat geldt ook voor bekende merken zoals “Big Mac”. De kwaliteit van het bewijsmateriaal is daarbij erg belangrijk.
Ongetwijfeld zal McDonald’s in hoger beroep de opmerkingen van het EUIPO i.v.m. de bewijslast ter harte nemen en wél voldoende bewijzen voorleggen. Als McDonald’s deze opmerkingen volgt, dan is de kans groot dat ze na een procedure in beroep hun merk “Big Mac” toch zullen mogen behouden.
Tenslotte nog dit: MacDonald’s heeft, naast het merk dat nu vervallen werd verklaard, nog verschillende andere merkregistraties voor het woordmerk “Big Mac”. Deze blijven tot nader order gewoon bestaan, zodat MacDonald’s zich sowieso weinig zorgen hoeft te maken.
