Si les entreprises sont conscientes du fait qu'elles peuvent opposer des droits de propriété intellectuelle aux contrefacteurs, elles ne sont pas toujours attentives au fait qu'il convient d'abord de sécuriser en interne la titularité des droits sur les créations faites par leurs employés.
Ainsi, une entreprise ne peut agir en contrefaçon que pour autant qu'elle puisse prouver être titulaire des droits sur les créations faites par ses employés. Il ne suffit pas, à cet égard, que l'entreprise invoque le fait que l'employé a réalisé sa création dans les locaux de travail pour que l'on considère qu'elle détient les droits de propriété intellectuelle sur lesdites créations. Ceci est vrai tant à l'égard de tiers contrefacteurs, qu'à l'égard des employés. En ce qui concerne les employés, la situation peut parfois être régularisée après coup. Toutefois, on s'en doute, cette régularisation peut s'avérer beaucoup plus difficile, voire impossible, en ce qui concerne un ex-employé.
En résumé, il est donc crucial pour une entreprise, tant pour des raisons de défense de droits vis-à-vis de tiers que pour des questions de valorisation d'actifs, de bien régler au préalable et de manière contractuelle la question de la titularité de droits sur les créations qui sont faites par ses employés.
Dans la mesure où les mécanismes de transfert des différents droits de propriété intellectuelle ne sont pas identiques, il est recommandé de conclure une clause de transfert qui panache le principe du transfert général avec des dispositions particulières propres à chaque droit concerné. Le formalisme du transfert doit, en effet, tenir compte des particularités légales, mais également factuelles de chaque droit concerné. En clair, il est donc prudent de distinguer les hypothèses qui visent le droit d'auteur, les programmes d'ordinateur, les bases de données, les inventions, les dessins et modèles et les marques.
Ceci dit, si l'employeur n'a pas prévu de clause de transfert, des positions de repli sont néanmoins possibles. Ainsi, pour certains droits de propriété intellectuelle, la loi présume la cession dans certains cas de figure. La jurisprudence a également dégagé des principes relatifs à la titularité (par exemple en matière d'inventions). Dans ces cas, l'employeur devra donc prouver qu'il rencontre les conditions légales ou jurisprudentielles de cession présumée.
